美国商标使用证据浅论

2020-12-03 15:00| 发布者: 君智联诚| 查看: |

美国商标是使用在先原则,而不是申请在先。2019年美国专利商标局对商标申请做了大量的调整和改革,为了维持商标申请的有序性,避免欺诈性申请,对使用证据的审查越来越严格。本文对在美国商标申请过程中如何提供使用证据做了概括性说明,希望对企业有所帮助。
 
一、申请基础
 
美国商标的申请基础不同,提交使用证据的时间点亦不同,详见下表:
 
申请基础 使用证据时间点
商业已实际使用
§1(a)
申请时;
注册后满5到6年;
每次续展时。
意向使用
§1(b)
收到授权通知6个月内(可延期5次);
注册后满5到6年;
每次续展时。
基于国外注册
§44(e)
注册后满5到6年;
每次续展时。
基于国外优先权
§44(d)
注册后满5到6年;
每次续展时。
通过马德里指定美国
§66(a)
注册后满5到6年;
每次续展时。
 
  • 使用证据要求和注意事项
 
关于商标使用证据的具体要求和注意事项,我们进行了详细的整理,详见下文:
 
  1. 商品商标的使用证据
  • 产品实物照;
  • 产品包装;
  • 产品标签;
  • 产品销售链接;
  • 展览、展销会照片;
  • 销售订单、合同等购买文件;
  • 实体店实物照;
  • 宣传推广资料等。
 
  1. 服务商标的使用证据
  • 产品服务宣传册;
  • 网页介绍;
  • 销售推广链接;
  • 服务订单、合同等文件;
  • 实体店实物照;
  • 宣传推广资料等。
 
备注:以上证据必须印有申请商标。
广告或媒体报道不能作为有效使用证据。
 
  1. 使用证据的数量要求
美国专利商标局要求申请人/注册人以宣誓书的形式声明在所有的商品/服务上都有真实的在商业上使用该商标。
 
在提供使用证据时,往往一个类别只要求提供一件使用证据即可,而不是所有指定的商品/服务都需要提供。但随着申请人提交假证据的问题日益突出,美国专利商标局为了维持联邦商标注册的准确性及一致性,对提交的商标使用证据样本是否真实施以更多的关注,所以企业提供的使用证据样本越多越好。尤其当申请产品类型较多或差异较大时,审查员可能会要求更多的使用证据样本。
 
  1. 使用证据的形式要求
原则上,美国专利商标局接受纸质或电子版的使用证据。但是为了方便电子化管理,往往使用证据都是通过电子上传的方式提交,因此最好提供JPG格式的使用证据。另外,美国专利商标局不接受任何产品实物的使用证据。
 
  1. 注意事项
  1. 使用证据中显示的产品/服务项目必须是美国申请/注册所指定的商品/服务之一,不能超出原申请范围;
  2. 如果使用证据上有除英文之外的文字,必须提供其英文翻译。因此我们建议最好提供全英文的使用证据。如果无法提供全英文的,建议申请人/注册人选择英文所占比重较多,中文比较好翻的使用证据;
  3. 使用证据上的商标要清楚显著,且必须与申请的商标一摸一样。
如果申请的是中文商标或有独特设计的英文商标或图形商标,那么使用证据上的商标必须与申请商标保持一致,不能有任何简繁体、字体、加粗、变斜等变化。
如果申请的是纯英文商标,且声明了英文字母为普通字体(Standard Characters),则使用证据上的英文商标可以采用大小写、粗细体等与申请商标稍有不同的英文字母;
  1. 产品销售链接需要有销售功能,且商标图样印于商品上,此外需要清晰显示网页访问地址URL和访问日期;
  2. 在申请时提供的使用证据样本中不能标记“®”,只有商标注册成功后才能标记,但可以标记“™”。
  3. Trademark缩写,表明该部分作为商标使用,无论是否成功注册,都可以使用,但要注意不能侵犯他人商标权。
  4. 使用证据必须提供真实、清晰的产品照片,而不是产品的设计图纸或宣传照片;
  5. 当申请指定的商品或者服务项目范围过广,而提交的使用证据不足以证明,此时,审查员很有可能会要求增加提供使用证据。
 
按时提交符合要求的使用证据是保证商标能顺利注册且注册商标维持效力的重要措施之一。
 
三、救济方式
 
如果企业无法提供有效的使用证据,或者使用证据不符合审查要求,可以考虑以下救济方式:
 
  1. 转换申请基础
 
  1. 实际使用转换为意向使用
 
根据美国专利商标局商标审查程序手册(TMEP),在根据第1(a)节提交的申请中,即在美国商业中使用,如果第1(a)节的依据失败,或者是因为样品不可接受,或者是因为商标在提交申请时未在商业中使用时,申请人可以以第1(b)节(即意向使用)为基础,并且申请将保留原始提交日期。
 
除非记录中有相反的证据,否则美国专利商标局将假定申请人具有持续有效的依据。尽管有持续有效的推定依据,但在将商标使用中的使用从实际使用修改为意向使用时,申请人必须通过提交经核实的声明证明申请人有善意在商业中使用该商标的意图,以确认该推定,且该申请人自申请之日起就具有在商业上使用该商标的真实意图。
 
请注意,由于该申请转变为“意向使用”后,一旦发出《核准通知》,就必须提交使用声明和使用证据。
 
  1. 意向使用转换为国外注册
 
根据TMEP,第44(e)条商标申请必须满足以下要求:
 
  1. 申请人必须是原属国有效商标注册的所有人。《商标法》第44(c)条将申请人的原属国定义为“其拥有真实有效的工业或商业机构的国家,或者,如果没有这样的机构,则为其住所国,或者如果他在本节(b)所述的任何国家(在该国家为他的国家)内没有住所,则如果第§44申请人在所要求的国家居住或注册,则审查员应假定该国家是申请人的原属国。
  2. 申请人的原属国必须是与美国的条约或协议的缔约国,该条约或协议规定了基于外国注册的所有权进行注册,或者必须将对等注册权利扩展至美国国民。在第44条申请中,审查员必须确认:
(a)申请人的原属国和申请人提出申请或获得注册的国家均为与美国订立的条约或协议的当事方(或通过法律扩大对美国国民的对等权利);
(b)根据第44条,申请人根据第44条要求的特定利益(即,根据第44(d)条要求优先权的日期和/或根据第44(e)条要求注册的权利)条约或协议。
  1. 申请人必须在原属国提交商标注册证的真实副本,影印本,证明或经核证的副本。
  2. 申请人必须提供经核实的陈述,表明申请人有善意在商业中使用商标的意图。如果经核实的陈述未随初始申请一起提交,则经核实的陈述还必须指称申请人具有善意的意图自申请提交之日起在商业中使用该商标。
  3. 第44(e)条所涵盖的商品和服务范围不得超过外国注册中的商品和服务范围。商标注册的所有者也必须相同。
  
  1. 删减申请
对不能提供使用证据的商品或服务提交删减申请。
 
美国商标审查中对使用样本的要求非常严格,即使商标确实是在实际使用,也有可能因为对美国商标审查不熟悉而不能提供合规的使用证据,建议企业咨询并委托专业律师。

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