美国商标是使用在先原则,而不是申请在先。2019年美国专利商标局对商标申请做了大量的调整和改革,为了维持商标申请的有序性,避免欺诈性申请,对使用证据的审查越来越严格。本文对在美国商标申请过程中如何提供使用证据做了概括性说明,希望对企业有所帮助。 一、申请基础 美国商标的申请基础不同,提交使用证据的时间点亦不同,详见下表:
关于商标使用证据的具体要求和注意事项,我们进行了详细的整理,详见下文:
备注:以上证据必须印有申请商标。 广告或媒体报道不能作为有效使用证据。
在提供使用证据时,往往一个类别只要求提供一件使用证据即可,而不是所有指定的商品/服务都需要提供。但随着申请人提交假证据的问题日益突出,美国专利商标局为了维持联邦商标注册的准确性及一致性,对提交的商标使用证据样本是否真实施以更多的关注,所以企业提供的使用证据样本越多越好。尤其当申请产品类型较多或差异较大时,审查员可能会要求更多的使用证据样本。
如果申请的是纯英文商标,且声明了英文字母为普通字体(Standard Characters),则使用证据上的英文商标可以采用大小写、粗细体等与申请商标稍有不同的英文字母;
按时提交符合要求的使用证据是保证商标能顺利注册且注册商标维持效力的重要措施之一。 三、救济方式 如果企业无法提供有效的使用证据,或者使用证据不符合审查要求,可以考虑以下救济方式:
根据美国专利商标局商标审查程序手册(TMEP),在根据第1(a)节提交的申请中,即在美国商业中使用,如果第1(a)节的依据失败,或者是因为样品不可接受,或者是因为商标在提交申请时未在商业中使用时,申请人可以以第1(b)节(即意向使用)为基础,并且申请将保留原始提交日期。 除非记录中有相反的证据,否则美国专利商标局将假定申请人具有持续有效的依据。尽管有持续有效的推定依据,但在将商标使用中的使用从实际使用修改为意向使用时,申请人必须通过提交经核实的声明证明申请人有善意在商业中使用该商标的意图,以确认该推定,且该申请人自申请之日起就具有在商业上使用该商标的真实意图。 请注意,由于该申请转变为“意向使用”后,一旦发出《核准通知》,就必须提交使用声明和使用证据。
根据TMEP,第44(e)条商标申请必须满足以下要求:
(b)根据第44条,申请人根据第44条要求的特定利益(即,根据第44(d)条要求优先权的日期和/或根据第44(e)条要求注册的权利)条约或协议。
美国商标审查中对使用样本的要求非常严格,即使商标确实是在实际使用,也有可能因为对美国商标审查不熟悉而不能提供合规的使用证据,建议企业咨询并委托专业律师。 |